OPPOSIZIONE IN ITALIA

In assenza di un esame di anteriorità svolto dall’Ufficio, spetta ai titolari dei marchi anteriori attivarsi contro la registrazione di una domanda di marchio successivo ritenuto confondibile con il proprio, attraverso il deposito di una Opposizione amministrativa.

Il nostro studio è al servizio delle aziende clienti per garantire la tutela dei propri diritti di marchio nei confronti di depositi successivi che possano creare un rischio di confusione per il consumatore a causa della somiglianza tra i segni e della affinità dei prodotti o servizi che questi contraddistinguono.

Il termine per la presentazione di una opposizione in Italia è di tre mesi dalla data della pubblicazione del marchio da contestare. La procedura di opposizione ha una durata di circa 12-24 mesi e prevede una prima fase di “cooling off” in cui le parti hanno la possibilità di trovare un accordo conciliativo ed una seconda fase contenziosa in cui le parti scambiano osservazioni a sostegno delle proprie argomentazioni.

In una normale procedura di opposizione è necessario considerare molteplici aspetti tra cui:

  • la confondibilità letterale, semantica, fonetica e figurativa tra i segni;
  • la confondibilità tra i prodotti e/o i servizi in particolare con riferimento ai relativi canali di distribuzione;
  • la raccolta di prove per l'eventuale dimostrazione dell'uso effettivo del segno da parte del titolare del diritto anteriore se registrato da più di 5 anni;
  • la raccolta di prove per l'eventuale classificazione del marchio anteriore come notorio e come tale dotato di una tutela più estesa;
  • la raccolta di prove per dimostrare eventuali depositi effettuati in malafede ad esempio da parte di un distributore o di un agente.

La procedura si conclude con la decisione finale emessa dalla commissione di opposizione che stabilisce se sussiste o meno un rischio di confusione tra i marchi. Tale decisione è appellabile di fronte alla Commissione dei Ricorsi.